Herstellerin von Plüschtieren klagt gegen Distributorin wegen unzulässiger Anmeldung der Bezeichnung "GLUBSCHI" als Marke: Kein Ruf und keine bessere Berechtigung der Klägerin, Agentenmarke entfällt (Art. 4 MSchG)
- BGE / ATF / DTF
- BGE 151 III 106 · ATF 151 III 106 · DTF 151 III 106
- Datum
- 17.09.2024
- Geschäftsnummer
- BGE 151 III 106
- Abteilung
- CH_BGE_005
- Ausgang
- Teilweise gutgeheissen
Tragende Normen
Zusammenfassung
Eine US-amerikanische Herstellerin von Plüschtieren (Klägerin) hatte mit einer deutschen GmbH eine exklusive Vertriebsvereinbarung für die DACH-Region abgeschlossen. Diese GmbH verwendete im Rahmen der Vermarktung die Bezeichnung "GLUBSCHI" für die Plüschtiere der Klägerin. Nach Kündigung der Vereinbarung meldete die Schweizer Tochtergesellschaft der Vertriebsgruppe die Bezeichnung "GLUBSCHI" in der Schweiz als Wortmarke an. Die Klägerin verlangte daraufhin die Löschung dieser Marke mit der Begründung, es handle sich um eine unzulässige Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG und um unlautere Anlehnung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG. Das Handelsgericht des Kantons Aargau ordnete die vollständige Löschung an. Gegen dieses Urteil erhoben sowohl die Klägerin als auch die Markeninhaberin Beschwerde ans Bundesgericht.
Das Bundesgericht hob das Urteil des Handelsgerichts auf und wies die Klage teilweise ab. Es erklärte die Wortmarke "GLUBSCHI" der Beklagten 1 für nichtig, soweit sie für bestimmte Waren beansprucht wurde, lehnte aber die vollständige Löschung ab.
Zur Klage auf Grundlage von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG stellte das Bundesgericht fest, dass eine unnötige Anlehnung voraussetzt, dass das Vergleichsprodukt über einen (guten) Ruf verfügt, der ausgebeutet werden kann. Die Klägerin hatte ihre Plüschtiere stets unter der Bezeichnung "Beanie Boos" vertrieben; die Bezeichnung "GLUBSCHI" war lediglich auf Marketingmaterialien der Vertriebspartnerin zu finden. Da "GLUBSCHI" direkt beschreibend für "glubschäugige" Plüschtiere ist und zahlreiche andere Anbieter ähnliche Produkte mit gleicher Bezeichnung auf dem Markt haben, konnte diese Bezeichnung keinen eigenen Ruf für die Klägerin schaffen. Eine Gedankenassoziation zwischen den Produkten der Klägerin und den beklagten Produkten war daher objektiv nicht geeignet.
Zur Klage auf Grundlage von Art. 4 MSchG entschied das Bundesgericht, dass die Klägerin kein vorbestehendes besseres Recht an den Marken "GLUBSCHI" und "GLUBSCHIS" besitzt. Ein solches Recht setzt voraus, dass die Klägerin die Marke vor deren Hinterlegung selbst markenmäßig genutzt oder durch Dritte mit ihrer Zustimmung nutzen liess. Der Gebrauch durch die Vertriebspartnerin war jedoch nicht markenmäßig, sondern ausschliesslich zur Bewerbung der Produkte unter der Hauptmarke "Beanie Boos". Ein stellvertretender Gebrauch durch den Agenten genügt nicht, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn zu begründen. Die Bezeichnung "GLUBSCHI" stellt vielmehr eine eigenständige Zweitmarke dar, die nicht unter den Schutzausschlussgrund von Art. 4 MSchG fällt.
Die Entscheidung präzisiert die Voraussetzungen für eine Agentenmarke und betont, dass ein rein beschreibender Markenbestandteil grundsätzlich keinen eigenen Ruf schafft, der für eine unlautere Anlehnung genutzt werden könnte.
Regeste
a Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG; unnötige Anlehnung. Bei einer unnötigen Anlehnung wird die eigene Leistung mit derjenigen des Mitbewerbers verbunden, um den Bekanntheitsgrad der fremden Leistung oder des Mitbewerbers auszubeuten. Ein solcher Image-Transfer setzt einen (guten) Ruf des Mitbewerbers oder seines Erzeugnisses voraus (E. 4.4.1). Rein beschreibende Elemente verschaffen dem Vergleichsprodukt kein Image, das der Verletzer auf sein eigenes Produkt übertragen könnte (E. 4.4.2). Keine unnötige Anlehnung im vorliegenden Fall (E. 4). Regeste b Art. 4 MSchG; Agentenmarken. Agentenmarken; Voraussetzungen und Anwendungsbereich (E. 9.2, 10.2-10.6). "Inhaber" im Sinne von Art. 4 MSchG ist der an der hinterlegten Marke besser Berechtigte. Anders als für den rechts erhaltenden genügt für den rechts begründenden Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. Vorliegend fehlt es der Klägerin an einem vorbestehenden besseren Recht an den hinterlegten Marken (E. 11). Regeste a Art. 3 al. 1 let. e LCD; comparaison inutilement parasitaire. En cas de comportement inutilement parasitaire, l'auteur rattache sa propre prestation à celle du concurrent afin d'exploiter la notoriété de ladite prestation ou du concurrent. Un tel transfert d'image suppose une (bonne) réputation du concurrent ou de son produit (consid. 4.4.1). De purs éléments descriptifs ne confèrent pas au produit de comparaison une image que l'auteur pourrait reporter sur son propre produit (consid. 4.4.2). Pas de comportement inutilement parasitaire dans le cas particulier (consid. 4). Regeste b Art. 4 LPM; marques d'agent. Marques d'agent; conditions et champ d'application (consid. 9.2, 10.2-10.6). Le "titulaire" au sens de l'art. 4 LPM est celui qui dispose d'un droit préférentiel sur la marque déposée. Si l'usage de la marque par un tiers autorisé permet de conserver les droits de celui qui y a consenti, il ne suffit en revanche pas, lorsque la marque est utilisée par l'agent, pour fonder la protection du maître, en faisant naître en sa faveur un droit préférentiel sur la marque. En l'espèce, la demanderesse ne peut pas se prévaloir d'un droit préférentiel préexistant (consid. 11). Regesto a Art. 3 cpv. 1 lett. e LCSl; plagio inutile. Nel caso di un plagio inutile, la propria prestazione viene collegata a quella di un concorrente per sfruttare la notorietà di quest'ultimo o della sua prestazione. Un tale trasferimento d'immagine presuppone una (buona) reputazione del concorrente o dei suoi prodotti (consid. 4.4.1). Elementi meramente descrittivi non conferiscono al prodotto paragonato alcuna immagine che il violatore potrebbe trasferire al suo prodotto (consid. 4.4.2). Nessun plagio inutile nella fattispecie (consid. 4). Regesto b Art. 4 LPM; marchi registrati a nome di un agente. Marchi registrati a nome di un agente; presupposti e campo di applicazione (consid. 9.2, 10.2-10.6). Il "titolare" nel senso dell'art. 4 LPM è colui che dispone di un diritto prevalente al marchio depositato. A differenza di quanto vale nell'ambito di un uso conservativo del diritto, per un uso da parte di terzi costitutivo del diritto, l'uso effettuato dall'agente quale rappresentante non basta per creare in favore del padrone un diritto preesistente e prevalente al marchio. In concreto l'attrice non dispone di un diritto preesistente e prevalente al marchio depositato (consid. 11).
Originalentscheid beim Gericht ↗
Zusammenfassung, Ausgang und tragende Normen sind maschinell ermittelt und können Fehler enthalten. Massgebend ist der Originalentscheid. Keine Rechtsberatung.
Verwandte Entscheide
- Schadenexperte äussert sich negativ gegenüber Autoreparaturbetrieben im Rahmen der Erklärung einer Leistungsablehnung: Herabsetzung nicht schwer genug für unlauteren Wettbewerb nach Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG
- Versicherungsvermittlerin verklagt Zeitschrift wegen Persönlichkeitsverletzung durch Artikel mit Vorwurf des Nachzeichnens von Kundenunterschriften: Bundesgericht bestätigt kantonales Urteil, da Wahrheitsbeweis für Tatsachenbehauptung erbracht ist (Art. 28 Abs. 1 ZGB)
- Italienischer Möbelhersteller verlangt Unterlassung der Nutzung des Namens 'Baxter' durch Schweizer Hotelbetreiber: Keine Verwechslungsgefahr wegen fehlender Gleichartigkeit und mangelnder Bekanntheit (Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG)
- Kita-Betreiberin klagt gegen Zeitungsartikel mit Vorwürfen über Missstände: Identifizierende Verdachtsberichterstattung durch überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt (Art. 28 Abs. 2 ZGB)
- Schweizer Staatsangehöriger klagt Banken wegen Zahlungsverweigerung im Zusammenhang mit US-Sanktionen an: Nötigungsvorwurf scheitert am Fehlen vergleichbarer Zwangswirkung (Art. 181 StGB)
- Herstellerin von Plüschtieren mit Bezeichnung 'Glubschi' klagt gegen Konzerngesellschaft des ehemaligen Vertriebspartners: Agentenmarken nach Art. 4 MSchG und lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geprüft (Art. 4 MSchG, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG)
- Verwertungsgesellschaft SUISA irreführt Tarifnutzer mit Begleitschreiben zum 'Geschäft 344': unlautere Geschäftspraktik nach Art. 2 UWG festgestellt, Datenschutzvorwurf zurückgewiesen
- Merck-Konzerne streiten um Nutzung des Namens 'Merck' im Internet: Unterlassungsanspruch der deutschen Merck KGaA bleibt bestehen trotz Unterlassungserklärung und Verwirkungseinwand (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG)