Herstellerin von Plüschtieren mit Bezeichnung 'Glubschi' klagt gegen Konzerngesellschaft des ehemaligen Vertriebspartners: Agentenmarken nach Art. 4 MSchG und lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geprüft (Art. 4 MSchG, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG)

BGE / ATF / DTF: BGE 150 III 83 · ATF 150 III 83 · DTF 150 III 83
Datum: 29.11.2023
Geschäftsnummer: 4A_290/2023
Abteilung: I. Zivilrechtliche Abteilung
Ausgang: Rückweisung

Tragende Normen

Art. 2 MSchG Art. 4 MSchG Art. 12 MSchG Art. 52 MSchG Art. 292 StGB Art. 2 UWG Art. 3 UWG Art. 5 ZPO Art. 343 ZPO

Zusammenfassung

Eine US-amerikanische Herstellerin von Plüschtieren ('Beanie Boos') hatte bis 2019 mit einer deutschen Tochtergesellschaft einer Schweizer Gruppe ein exklusives Vertriebsverhältnis für die DACH-Region. Nach dessen Beendigung meldete eine andere Gesellschaft derselben Schweizer Gruppe die Wortmarken 'Glubschi' und 'Glubschis' in der Schweiz und international an. Die Klägerin erhob Klage auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und Nichtigkeit dieser Marken. Das Handelsgericht des Kantons Aargau verbot den Gebrauch der Bezeichnungen, ordnete Auskunftserteilung an und erklärte die Schweizer Marke 'Glubschi' für Teile der beanspruchten Waren für nichtig, lehnte aber die Nichtigkeit für Spiele, Spielzeug und Plüschtiere ab. Alle Parteien legten Beschwerde beim Bundesgericht ein.

Das Bundesgericht hob das Teilurteil des Handelsgerichts vollständig auf und verwies die Sache zur neuerlichen Beurteilung zurück. Es stellte fest, dass die Vorinstanz den Schutzzweck von Art. 4 MSchG verkannt habe, indem sie die Anwendbarkeit der Vorschrift auf Agentenmarken allein mit dem Fehlen eines direkten Vertragsverhältnisses zwischen Klägerin und Beklagter 1 verneinte. Tatsächlich gehöre die Beklagte 1 zur gleichen Gruppe wie die ehemalige Vertriebspartnerin Bc.________ GmbH und werde von derselben Organperson geführt; sie habe die Marken 'Glubschi' und 'Glubschis' als eng verbundene Gruppengesellschaft im unmittelbaren Zusammenhang mit dem bestehenden Vertriebsverhältnis angemeldet. Damit sei die Klägerin grundsätzlich berechtigt, sich auf Art. 4 MSchG zu berufen, sodass die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob die Voraussetzungen für eine Schutzverweigerung nach Art. 52 MSchG vorlägen. Gleichzeitig verwarf das Bundesgericht die lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, weil die Vorinstanz zu Unrecht annahm, die Kombination aus glubschäugigen Plüschtieren und der Bezeichnung 'Glubschi' sei kennzeichnungskräftig. Vielmehr verstehe der Verkehr 'Glubschi' als beschreibende Angabe für die äusseren Merkmale der Ware, nicht als Herkunftshinweis auf die Klägerin; auch die Verwendung von 'Hangtags' sei im Markt verbreitet und üblich und trage nicht zur Kennzeichnungskraft bei. Da die Vorinstanz zudem auf die Prüfung weiterer lauterkeitsrechtlicher Ansprüche verzichtet hatte, war eine Rückverweisung notwendig. Die Gerichtskosten wurden gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG verteilt, und Parteientschädigungen gemäss Art. 68 Abs. 2 BGG zugesprochen. Die Entscheidung ist bemerkenswert, weil sie klärt, dass Art. 4 MSchG auch auf Markenanmeldungen durch nahestehende Konzerngesellschaften des nutzungsberechtigten Vertragspartners anwendbar ist, und weil sie die strenge Voraussetzung der Kennzeichnungskraft für lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr bekräftigt.

Regeste

Art. 4 MSchG; Agentenmarke. An die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei, gegen die sich Art. 4 MSchG richtet, sind keine allzu strengen Anforderungen zu stellen: Erfasst werden nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohmänner, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden (E. 3). Regeste Art. 4 LPM; marque d'agent. Il n'y a pas lieu de poser des exigences trop strictes en ce qui concerne l'identité du cocontractant autorisé à faire usage de la marque à l'encontre duquel l'art. 4 LPM est invoqué: sont visés non seulement les dépôts accomplis par le cocontractant lui-même, mais aussi ceux effectués par ses organes, associés, auxiliaires, des sociétés affiliées du groupe ou des hommes de paille, dans la mesure où de tels dépôts sont intervenus en lien avec l'usage de la marque dans le cadre de ladite autorisation (consid. 3). Regesto Art. 4 LPM; marchio registrato a nome di un agente. All'identità della parte contrattuale autorizzata all'uso del marchio contro cui è diretto l'art. 4 LPM non vanno poste esigenze troppo severe: non vengono solo considerati i depositi effettuati dal partner contrattuale medesimo autorizzato all'uso, ma anche quelli compiuti dai suoi organi, soci o ausiliari, dalle imprese affiliate al gruppo o da uomini di paglia, nella misura in cui questi depositi sono intervenuti in relazione all'uso del marchio effettuato nel quadro dell'autorizzazione (consid. 3).

Originalentscheid beim Gericht ↗

Zusammenfassung, Ausgang und tragende Normen sind maschinell ermittelt und können Fehler enthalten. Massgebend ist der Originalentscheid. Keine Rechtsberatung.

Herstellerin von Plüschtieren mit Bezeichnung 'Glubschi' klagt gegen Konzerngesellschaft des ehemaligen Vertriebspartners: Agentenmarken nach Art. 4 MSchG und lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geprüft (Art. 4 MSchG, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG)

Tragende Normen

Zusammenfassung

Regeste

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