Merck-Konflikt: Bundesgericht bejaht Kennzeichenverletzung durch weltweit abrufbare Internetseiten und Offline-Nutzung in der Schweiz (Art. 13 MSchG)
- BGE / ATF / DTF
- BGE 146 III 225 · ATF 146 III 225 · DTF 146 III 225
- Datum
- 29.04.2020
- Geschäftsnummer
- 4A_335/2019
- Abteilung
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Ausgang
- Teilweise gutgeheissen
Tragende Normen
Zusammenfassung
Zwei Pharmaunternehmen mit gemeinsamer historischer Herkunft, Merck KGaA und Merck & Co., streiten um die Nutzung des Namens 'Merck' in der Schweiz. Die deutsche Merck KGaA und ihre Tochter Merck (Schweiz) AG verlangten vom Handelsgericht Zürich, die US-amerikanische Merck & Co. Inc. und ihre Tochtergesellschaften müssten sämtliche Internetpräsenzen mit dem Bestandteil 'merck' in der Schweiz sperren, ebenso wie Offline-Nutzungen wie Visitenkarten, E-Mail-Adressen und Darstellungen in Empfangshallen. Das Handelsgericht lehnte die meisten Anträge ab, weil es einen hinreichenden Bezug der Online-Auftritte zur Schweiz verneinte und die Offline-Nutzungen als nicht kennzeichenrechtlich relevant ansah. Die Klägerinnen legten Beschwerde beim Bundesgericht ein.
Das Bundesgericht hob die ablehnenden Teile des kantonalen Urteils auf und verwies die Sache zur neuen Beurteilung zurück. Es stellte fest, dass die Vorinstanz zu Unrecht verneint hatte, dass die Internetpräsenz 'merck.com' einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz aufweist: Die Beschwerdegegnerinnen betreiben in der Schweiz über Tochtergesellschaften eine operative Tätigkeit mit mehreren hundert Mitarbeitern, verkaufen dort pharmazeutische Produkte (auch wenn unter dem Zeichen 'MSD'), unterhalten eine schweizerische Top-Level-Domain 'msd.ch', und bieten Stellen in der Schweiz an; zudem sind Zugriffe aus der Schweiz auf 'merck.com' unbestritten. Auch die weiteren 'merck'-Domains wie 'merckbooks.com' oder 'merck-animal-health.com' weisen nach Auffassung des Bundesgerichts einen solchen Bezug auf, da sie über Links Lieferungen in die Schweiz ermöglichen oder starke Verbindungen zu 'merck.com' aufweisen. Hinsichtlich der Offline-Nutzung urteilte das Bundesgericht, dass die Verwendung von 'Merck' und 'Merck Manual' in der Empfangshalle der Beschwerdegegnerin 3 in Luzern einen kennzeichenrechtlichen Gebrauch gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG darstellt, weil diese Darstellung nicht rein informativ ist, sondern das Unternehmen und seine Produkte identifiziert und fördert; dies gilt auch für die E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil '@merck.com', deren Kennzeichnungsfunktion für den durchschnittlichen Nutzer gegeben ist. Ferner verletzte die Vorinstanz Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG, indem sie einen gewerbsmässigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr verneinte, obwohl die Präsentation in der Empfangshalle potenzielle Kunden, Lieferanten und Medienvertreter ansprechen soll. Schliesslich verneinte das Bundesgericht zu Unrecht die Verwechslungsgefahr bei Verlinkungen von 'msd.ch' auf 'merck.com'-Seiten, weil im Markenrecht Disclaimer keine hinreichende Unterscheidbarkeit schaffen können. Die Vorinstanz muss nun sämtliche Anspruchsvoraussetzungen neu prüfen, insbesondere die Verwechslungsgefahr und die Schutzwürdigkeit der Zeichen. Das Bundesgericht verurteilte die Beschwerdegegnerinnen zu den Gerichtskosten von Fr. 32'000.-- und zu einer Entschädigung der Beschwerdeführerinnen von Fr. 37'000.--. Dieses Urteil ist wegweisend für die Beurteilung des territorialen Bezugs von Kennzeichenverletzungen im Internet und klärt, dass Geoblocking-Möglichkeiten bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden müssen.
Regeste
Kennzeichengebrauch im Internet; hinreichender Bezug zur Schweiz. Grundsätze der Beurteilung, wann bei der Verwendung einer ausländischen Internetpräsenz ein Kennzeichengebrauch in der Schweiz vorliegt (E. 3). Regeste Usage de signes sur Internet; lien suffisant avec la Suisse. Critères d'appréciation permettant de déterminer quand l'utilisation d'une présence sur Internet étrangère correspond à un usage de signes en Suisse (consid. 3). Regesto Uso di contrassegni su internet; legame sufficiente con la Svizzera. Principi per valutare quando sussiste, utilizzando una presenza internet straniera, un uso di contrassegni in Svizzera (consid. 3).
Originalentscheid beim Gericht ↗
Zusammenfassung, Ausgang und tragende Normen sind maschinell ermittelt und können Fehler enthalten. Massgebend ist der Originalentscheid. Keine Rechtsberatung.
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