Markeninhaber klagt auf Nichtigerklärung wegen Nichtgebrauchs: Feststellungsinteresse nicht auf eigene Warenklassen beschränkbar (Art. 12 MSchG)

Tragende Normen

Art. 74 BGG Art. 91 BGG Art. 100 BGG Art. 12 MSchG Art. 52 MSchG Art. 58 MSchG

Zusammenfassung

Die Sunrise Communications AG, Anbieterin von Telekommunikationsdienstleistungen in der Schweiz, streitet mit der deutschen Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH über Markenrechte. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin mehrerer Schweizer und internationaler Marken mit dem Bestandteil "Yello" für diverse Waren- und Dienstleistungsklassen. Die Beschwerdeführerin nutzt seit 2005 die Marke "Yallo" für Mobilfunkdienste sowie den Domain-Namen "yallo.ch". Nach Abmahnungen und Widersprüchen der Beschwerdegegnerin reichte die Beschwerdeführerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage auf Nichtigerklärung der gegnerischen Marken wegen Nichtgebrauchs und Rechtsmissbrauchs ein. Das Handelsgericht trat bezüglich zahlreicher Marken und Klassen nicht auf die Klage ein, da es das Feststellungsinteresse der Klägerin auf jene Klassen beschränkte, für welche diese selbst Marken eingetragen hatte. Gegen diesen Nichteintretensbeschluss und das teilweise klageabweisende Urteil erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesgericht.

Das Bundesgericht schrieb das Verfahren betreffend das Urteil des Handelsgerichts als gegenstandslos ab, da das Kassationsgericht dieses aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung zurückgewiesen hatte. Hinsichtlich des Nichteintretensbeschlusses hiess das Bundesgericht die Beschwerde gut, hob den Beschluss auf und wies das Handelsgericht an, vollumfänglich auf die Klage einzutreten.

Die Beschwerdeführerin hatte erst in einer ergänzenden Eingabe vom 30. Juli 2009 ausdrücklich die Aufhebung des Nichteintretensbeschlusses beantragt. Diese Eingabe war gemäss Art. 100 Abs. 6 BGG noch rechtzeitig. Zwar fehlte ein konkreter materieller Antrag, doch genügte der Eventualantrag auf Rückweisung zur Vervollständigung des Verfahrens, da aus der Begründung hervorging, dass die Vorinstanz vollumfänglich eintreten sollte. Der Nichteintretensbeschluss stellte einen selbständig anfechtbaren Teilentscheid dar (Art. 91 BGG). Da Markensachen nur eine kantonale Instanz kennen (Art. 58 Abs. 3 MSchG), war die Beschwerde unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG).

In der Sache rügte die Beschwerdeführerin zu Recht die unzulässige Beschränkung ihres Feststellungsinteresses. Gemäss Art. 52 MSchG kann jeder, der ein rechtliches Interesse nachweist, die Nichtigerklärung einer Marke verlangen. Für die Geltendmachung des Nichtgebrauchs nach Art. 12 MSchG ist jedoch kein spezielles Interesse erforderlich; das allgemeine Interesse an freier Zeichenbildung genügt. Es macht keinen Unterschied, ob der Nichtgebrauch ausserprozessual oder im Rahmen einer Nichtigkeitsklage geltend gemacht wird. Zudem begründete die Beschwerdeführerin die Klage auch mit fehlender Gebrauchsabsicht und Rechtsmissbrauch (Defensivmarken). Bei Vorliegen eines solchen Nichtigkeitsgrundes erfasst die Nichtigerklärung die Marke im gesamten Umfang, nicht nur in den Klassen, in denen die Klägerin selbst tätig ist. Eine Beschränkung des Rechtsschutzinteresses nach der Nizza-Klasseneinteilung ist daher unzulässig, da diese für die Beurteilung der Gleichartigkeit von Waren ohnehin nicht ausschlaggebend ist.

Die Gerichtskosten wurden anteilmässig auferlegt, und die Beschwerdegegnerin wurde zur Zahlung einer Parteientschädigung von CHF 3'500 verurteilt.

Regeste

Art. 12 und 52 MSchG; markenrechtliche Feststellungsklage; Umfang des Rechtsschutzinteresses. Bei einer Klage auf Nichtigerklärung von Marken, die mit Nichtgebrauch und rechtsmissbräuchlicher Hinterlegung derselben begründet wird, fällt eine Nichtigerklärung der Marken im ganzen Umfang in Betracht, in dem sich der Nichtigkeitsgrund als gegeben erweist. Das Feststellungsinteresse des Klägers darf, um ein solches Urteil zu ermöglichen, nicht auf die gleichen Waren- und Dienstleistungsklassen beschränkt werden, für die er ein Zeichen im Markenregister eingetragen hat (E. 3). Regeste Art. 12 et 52 LPM; action en constatation en matière de droit des marques; étendue de l'intérêt juridique à la constatation. Dans une action en constatation de la nullité de marques fondée sur le non-usage et sur le dépôt abusif de celles-ci, une déclaration de nullité des marques déploie ses effets dans toute la mesure où le motif de nullité est réalisé. Pour qu'un jugement correspondant puisse être rendu, l'intérêt à la constatation du demandeur ne doit pas être restreint aux mêmes classes de produits ou de services que celles pour lesquelles le demandeur a fait inscrire un signe dans le registre des marques (consid. 3). Regesto Art. 12 e 52 LPM; azione di accertamento in materia di diritto dei marchi; estensione dell'interesse giuridico all'accertamento. In un'azione di accertamento della nullità di marchi fondata sul loro mancato uso e deposito abusivo, una dichiarazione di nullità dei marchi entra in linea di conto nell'intera misura in cui il motivo di nullità risulta dato. L'interesse all'accertamento dell'attore non può, per permettere una tale sentenza, essere limitato alle medesime classi di merci o servizi per cui egli ha fatto inscrivere il segno nel registro dei marchi (consid. 3).

Verwandte Entscheide

• Herstellerin von Plüschtieren mit Bezeichnung 'Glubschi' klagt gegen Konzerngesellschaft des ehemaligen Vertriebspartners: Agentenmarken nach Art. 4 MSchG und lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geprüft (Art. 4 MSchG, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG)BGer · 4A_290/2023 · 29.11.2023
• PUMA beantragt Eintragung von Marken mit 'WORLD CUP QATAR 2022': Irreführung über Sponsoring-Beziehung zur WM 2022 führt zur Nichtigkeit (Art. 2 lit. c MSchG); FIFA-Marken 'QATAR 2022' und 'WORLD CUP 2022' fehlen originäre Unterscheidungskraft (Art. 2 lit. a MSchG)BGer · BGE 148 III 257 · 06.04.2022
• Marke KEYTRADER wegen Beschreibbarkeit nichtig; UWG-Rückweisung mangels konkreter Prüfung der Verwechslungsgefahr (Art. 2 lit. a MSchG)BGer · BGE 140 III 297 · 27.06.2014
• Löschungsklage gegen Mondaine-Marken: Nichtgebrauch bei Wort-/Bildmarke bejaht, Gebrauch am Armband genügt (Art. 11 Abs. 2 MSchG)BGer · BGE 139 III 424 · 30.09.2013
• Internationale Marke FOCUS: Widerspruch gegen Basismarke verlängert Fünfjahresfrist nicht, Nichtigkeit wegen Nichtgebrauchs (Art. 6 Abs. 3 MMA)BGer · BGE 134 III 555 · 08.07.2008
• Löschung Schweizer Marke wegen unlauterer Anmassung: Ausschliessliche Zuständigkeit am Registerort gemäss LugÜ (Art. 16 Ziff. 4 LugÜ)BGer · BGE 132 III 579 · 05.05.2006
• Nichtigkeitsklage wegen Nichtgebrauchs internationaler Marke: Ausländisches Widerspruchsverfahren gegen Basismarke unterbricht Benutzungsschonfrist (Art. 12 Abs. 1 MSchG)BGer · BGE 130 III 371 · 20.02.2004
• Markennichtigkeit wegen Nichtgebrauchs und Schutz notorisch bekannter Marke Tripp Trapp gegen Trip Trap (Art. 11 Abs. 2, Art. 12 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG)BGer · BGE 130 III 267 · 20.01.2004