Löschung Schweizer Marke wegen unlauterer Anmassung: Ausschliessliche Zuständigkeit am Registerort gemäss LugÜ (Art. 16 Ziff. 4 LugÜ)

Tragende Normen

Art. 109 IPRG Art. 16 LugÜ Art. 52 MSchG Art. 54 MSchG Art. 9 UWG

Zusammenfassung

Die Ecofin Holding AG und weitere Gesellschaften verlangen vom in Deutschland wohnhaften Markus Scholand die Löschung seiner in der Schweiz eingetragenen Marke ECOFIN sowie ein Unterlassungsgebot und Schadenersatz. Die Klägerinnen stützen ihre Ansprüche auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und machen geltend, dass der Beklagte das Zeichen widerrechtlich anmasse, obwohl ihnen ein prioritäres Recht daran zustehe. Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen trat auf die Klage nicht ein, da es die ausschliessliche Zuständigkeit nach dem Lugano-Übereinkommen verneinte und auch keine Deliktszuständigkeit annahm. Die Klägerinnen erhoben daraufhin Berufung ans Bundesgericht und beriefen sich zusätzlich auf die ausschliessliche Zuständigkeit für Klagen betreffend die Gültigkeit von Warenzeichen.

Das Bundesgericht hiess die Berufung der Klägerinnen teilweise gut und erkannte die ausschliessliche Zuständigkeit des Handelsgerichts St. Gallen an. Gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ sind für Klagen, welche die Eintragung oder Gültigkeit von Warenzeichen zum Gegenstand haben, die Gerichte des Staates ausschliesslich zuständig, in dem die Registrierung vorgenommen wurde. Da der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach Art. 109 Abs. 3 IPRG massgeblich nach dem Geschäftssitz des im Markenregister eingetragenen Vertreters. Dieser hatte seinen Sitz im Kanton St. Gallen, weshalb das Handelsgericht grundsätzlich zuständig war.

Entscheidend war die Qualifikation der Klage als sogenannte Bestandesklage. Zwar fallen reine Verletzungsklagen oder Streitigkeiten über die Inhaberschaft aus vertraglichen Beziehungen nicht unter Art. 16 Ziff. 4 LugÜ. Die Klägerinnen begehrten jedoch gestützt auf Art. 9 UWG die Löschung der Marke wegen widerrechtlicher Anmassung und machten dabei ein prioritätes Recht geltend. Solche Klagen, die direkt auf die registerrechtliche Löschung abzielen und den Bestand des Schutzrechts selbst bestreiten, unterliegen der ausschliesslichen Zuständigkeit am Registerort. Dies gilt unabhängig davon, ob die Klageformulierung eine Verpflichtung zur Löschung oder direkt die Feststellung der Nichtigkeit verlangt. Der Streit betraf somit primär die Gültigkeit der Markeneintragung und nicht bloss eine privatrechtliche Beziehung zwischen den Parteien.

Die Vorinstanz hatte die Klage zu Unrecht nicht als Bestandesklage qualifiziert. Die Rüge der unrichtigen Anwendung von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ war daher begründet. Die Sache wurde zur neuen Beurteilung an das Handelsgericht zurückgewiesen, welches nunmehr über die materielle Begründetheit der Löschungsbegehren zu entscheiden hat.

Regeste

Markenrecht; unlauterer Wettbewerb; örtliche Zuständigkeit; Art. 16 Ziff. 4 LugÜ. Anwendbarkeit der Bestimmung auf eine Bestandesklage, mit der gestützt auf ein prioritäres Recht wegen widerrechtlicher Anmassung des Zeichens (UWG) die Löschung einer Marke beantragt wird (E. 3).

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