Nichtigkeitsklage wegen Nichtgebrauchs internationaler Marke: Ausländisches Widerspruchsverfahren gegen Basismarke unterbricht Benutzungsschonfrist (Art. 12 Abs. 1 MSchG)

Tragende Normen

Art. 12 MSchG

Zusammenfassung

Die Klägerin begehrt die Nichtigkeitserklärung des schweizerischen Teils einer internationalen Marke der Beklagten für Waren der Klassen 3 und 5 wegen Nichtgebrauchs während fünf Jahren. Die Beklagte stützt sich auf eine deutsche Basismarke, gegen die in Deutschland Widersprüche eingereicht wurden. Das Handelsgericht wies die Klage ab, da die Benutzungsschonfrist aufgrund der hängigen ausländischen Widerspruchsverfahren noch nicht zu laufen begonnen habe. Die Klägerin macht geltend, die formelle Hängigkeit der Verfahren stelle keinen wichtigen Grund dar, wenn inhaltlich keine ernsthafte Bedrohung bestehe oder die Beklagte über die Mittel verfüge, den Widerspruch zu beseitigen.

Das Bundesgericht weist die Berufung der Klägerin ab und bestätigt, dass die Benutzungsschonfrist für die streitige Marke noch nicht abgelaufen ist.

Ein ausländisches Widerspruchsverfahren gegen die Basismarke einer internationalen Registrierung stellt einen wichtigen Grund für den Nichtgebrauch der abhängigen Schweizer Marke dar, solange die Löschung der Basismarke droht. Dies gilt insbesondere bei fristgebundenen Einspracheverfahren, die mit dem schweizerischen Widerspruchsverfahren vergleichbar sind. Dem Inhaber ist die Einführung der Marke nicht zuzumuten, solange das Schicksal der Basismarke ungewiss ist.

Zwar entfiel ein wichtiger Grund bezüglich eines Widerspruchs, nachdem die Beklagte die Widerspruchsmarke selbst erworben hatte und somit die Verfügungsmacht über den Widerspruch erlangte. Bezüglich eines weiteren Widerspruchs durch eine Drittperson bestand jedoch weiterhin ein wichtiger Grund. Der Beklagten kann nicht zugemutet werden, den Ausgang eines hängigen Verfahrens vorwegzunehmen; es genügt die formelle Hängigkeit, sofern kein Rechtsmissbrauch vorliegt.

Da das deutsche Widerspruchsverfahren betreffend die Klassen 3 und 5 erst am 11. Januar 2001 rechtskräftig abgeschlossen wurde, begann die fünfjährige Benutzungsschonfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG frühestens an diesem Datum zu laufen. Zum Zeitpunkt der Klageeinreichung war die Frist somit noch nicht verstrichen.

Regeste

Benutzungsschonfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG; Beginn der Frist bei Hängigkeit ausländischer Widerspruchsverfahren gegen in der Schweiz registrierte internationale Marken. Unzumutbarkeit des Gebrauchs einer internationalen Marke während ihrer Abhängigkeit von der Basismarke, deren Löschung in einem hängigen Verfahren droht (E. 1.5 und 2.3). Gründe, aus denen dem Inhaber der Gebrauch seiner Marke trotz hängiger Verfahren zuzumuten ist (E. 2).

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