Internationale Marke FOCUS: Widerspruch gegen Basismarke verlängert Fünfjahresfrist nicht, Nichtigkeit wegen Nichtgebrauchs (Art. 6 Abs. 3 MMA)

Tragende Normen

Art. 6 MMA Art. 12 MSchG

Zusammenfassung

Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des schweizerischen Teils der internationalen Registrierung Nr. 663 349 FOCUS der Beklagten für Waren der Klassen 3 und 5 wegen Nichtgebrauchs gemäss Art. 12 MSchG. Die Beklagte beruft sich auf einen wichtigen Grund für den Nichtgebrauch, da gegen die deutsche Basismarke ein Widerspruchsverfahren hängig war. Das Handelsgericht des Kantons Bern wies die Klage ab, weil es annahm, das Widerspruchsverfahren habe die Benutzungsschonfrist über die Fünfjahresfrist hinaus unterbrochen. Die Klägerin rügt die Verletzung von Art. 6 Abs. 3 MMA und Art. 12 Abs. 1 MSchG.

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und erklärt den schweizerischen Teil der internationalen Registrierung Nr. 663 349 FOCUS für die Waren der Klassen 3 und 5 für nichtig.

Der Widerspruch im Rahmen des Eintragungsverfahrens der deutschen Basismarke stellt keine Klage im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MMA dar. Der Begriff "action" in dieser Bestimmung bezeichnet ausschliesslich eine zivilrechtliche Klage, nicht jedoch ein verwaltungsrechtliches Widerspruchsverfahren. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut sowie aus Art. 6 Abs. 4 MMA, der ausdrücklich von einer "action judiciaire" spricht. Eine analoge Anwendung der Regelung des Madrider Protokolls (MMP), welches Widerspruchsverfahren explizit erwähnt, scheidet aus, da die Rechtswirkungen der Löschung nach MMA und MMP unterschiedlich sind und das MMA keinen Ersatz durch nationale Anmeldungen vorsieht.

Folglich wurde die internationale Registrierung am 23. Mai 2001, also fünf Jahre nach ihrer Registrierung am 23. Mai 1996, unabhängig von der deutschen Basismarke. Seit diesem Datum bestand kein wichtiger Grund mehr für den Nichtgebrauch der Marke in der Schweiz. Da die Beklagte die Marke für die beanspruchten Waren in der Schweiz nie benutzt hat und seit dem Wegfall des wichtigen Grundes mehr als fünf Jahre verstrichen sind, kann sie den Markenschutz nach Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht mehr geltend machen.

Regeste

Art. 6 Abs. 2 und 3 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA); Unabhängigkeit der internationalen Registrierung und Erlöschen des Schutzes im Ursprungsland. Der Widerspruch im Rahmen des Eintragungsverfahrens der Basismarke ist keine Klage im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MMA und somit kein Grund für eine über die fünfjährige Frist hinausreichende Abhängigkeit der internationalen Registrierung von der Basismarke (E. 2.4-2.7). Regeste Art. 6 al. 2 et 3 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (AMM); indépendance de l'enregistrement international et extinction de la protection légale dans le pays d'origine. L'opposition formée dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque dans le pays d'origine n'est pas une action aux termes de l'art. 6 al. 3 AMM, et elle n'entraîne donc aucune prolongation, au delà du délai de cinq ans, de la dépendance entre l'enregistrement international et la protection dans ce pays (consid. 2.4-2.7). Regesto Art. 6 cpv. 2 e 3 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (AM); indipendenza della registrazione internazionale e cessazione della protezione nel paese d'origine. L'opposizione presentata nel quadro del procedimento di registrazione del marchio di base non configura un'azione ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 AM e, di conseguenza, non rappresenta un motivo per prolungare oltre il termine di cinque anni la dipendenza della registrazione internazionale dal marchio di base (consid. 2.4-2.7).

Verwandte Entscheide

• Herstellerin von Plüschtieren mit Bezeichnung 'Glubschi' klagt gegen Konzerngesellschaft des ehemaligen Vertriebspartners: Agentenmarken nach Art. 4 MSchG und lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geprüft (Art. 4 MSchG, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG)BGer · 4A_290/2023 · 29.11.2023
• Löschungsklage gegen Mondaine-Marken: Nichtgebrauch bei Wort-/Bildmarke bejaht, Gebrauch am Armband genügt (Art. 11 Abs. 2 MSchG)BGer · BGE 139 III 424 · 30.09.2013
• Markeninhaber klagt auf Nichtigerklärung wegen Nichtgebrauchs: Feststellungsinteresse nicht auf eigene Warenklassen beschränkbar (Art. 12 MSchG)BGer · 4A_330/2008 · 27.01.2010
• Nichtigkeitsklage wegen Nichtgebrauchs internationaler Marke: Ausländisches Widerspruchsverfahren gegen Basismarke unterbricht Benutzungsschonfrist (Art. 12 Abs. 1 MSchG)BGer · BGE 130 III 371 · 20.02.2004
• Markennichtigkeit wegen Nichtgebrauchs und Schutz notorisch bekannter Marke Tripp Trapp gegen Trip Trap (Art. 11 Abs. 2, Art. 12 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG)BGer · BGE 130 III 267 · 20.01.2004
• Nichtigkeit einer Defensivmarke und mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen Securitas und Securi-Zeichen (Art. 12 Abs. 1 MSchG)BGer · BGE 127 III 160 · 25.01.2001