Patentinhaberin klagt gegen Generika-Hersteller wegen Nachahmung mit Pemetrexed-Disäure: Äquivalenzprüfung verlangt Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit (Art. 66 lit. a PatG)

Tragende Normen

Art. 69 EPÜ Art. 66 LBI Art. 51 PatG Art. 66 PatG Art. 2 ZGB

Zusammenfassung

Eine Patentinhaberin und ihre Lizenznehmerin klagten gegen einen Generika-Hersteller, der ein Krebsmedikament mit Pemetrexed-Disäure, Pemetrexed-Dikalium oder Pemetrexed-Ditromethamin anstelle des im Patent beanspruchten Pemetrexed-Dinatriums auf den Markt brachte. Der Generika-Hersteller beantragte eine negative Feststellungsklage, wonach seine Produkte das Patent nicht verletzten. Das Bundespatentgericht stellte fest, dass keine Patentverletzung vorliege, weil die Patentinhaberin durch die Einschränkung des Patentanspruchs im Erteilungsverfahren auf Pemetrexed-Dinatrium auf den Schutz gegen Nachahmung verzichtet habe und die Gleichwertigkeit fehle. Die Patentinhaberin und ihre Lizenznehmerin legten Beschwerde beim Bundesgericht ein.

Das Bundesgericht hob das Urteil des Bundespatentgerichts auf und wies die Sache zur neuen Beurteilung zurück. Es stellte fest, dass die Einschränkung des Patentanspruchs im Erteilungsverfahren allein zur Abwehr formeller Einwände erfolgte und nicht als Verzicht auf den Äquivalenzschutz für das Merkmal 'Pemetrexed-Dinatrium' zu verstehen ist. Damit widerspricht die Vorinstanz Art. 2 ZGB, da kein schutzwürdiges Vertrauen Dritter begründet wurde. Weiter entschied das Bundesgericht, dass die Vorinstanz die Gleichwirkung zu Recht bejahte: Pemetrexed-Disäure und Pemetrexed-Dinatrium dissoziieren in der Infusionslösung und setzen das gleiche aktive Pemetrexed-Anion frei, das für die tumorhemmende Wirkung verantwortlich ist. Auch die Auffindbarkeit ist gegeben, weil dem Fachmann übliche Kationen wie Protonen oder Tromethamin bekannt waren und er die Gleichwirkung erwarten konnte. Die Vorinstanz verneinte die Gleichwertigkeit zu Unrecht, weil die Beschreibung keine Beschränkung auf Dinatrium nahelegt und der Fachmann aus der Patentschrift nicht entnehmen kann, dass andere Formen ausgeschlossen seien. Die Patentverletzung durch Äquivalente ist daher nicht auszuschliessen. Die Beschwerde ist somit begründet. Die Entscheidung beruht auf Art. 2 ZGB, Art. 66 lit. a PatG, Art. 51 Abs. 2 und Abs. 3 PatG, Art. 69 EPÜ samt Auslegungsprotokoll (Art. 1 und Art. 2) sowie Art. 123 EPÜ. Die Kostenentscheidung bleibt der Vorinstanz vorbehalten. Die Entscheidung ist bemerkenswert, weil sie klärt, dass eine Einschränkung im Erteilungsverfahren nicht automatisch einen Verzicht auf Äquivalenzschutz darstellt und die dritte Äquivalenzfrage (Gleichwertigkeit) nicht allein auf der Wortwahl des Anspruchs beruhen darf, sondern im Lichte der gesamten Patentschrift zu beurteilen ist.

Regeste

Art. 51 und Art. 66 lit. a PatG, Art. 69 und Art. 123 EPÜ 2000, Art. 2 ZGB; Rechtsmissbrauch, Nachmachung, Nachahmung (Äquivalenz). Argument der Teilnahme an der wortsinngemässen Verwendung des Patents durch die Abnehmer (E. 3). Handelt die Patentinhaberin rechtsmissbräuchlich, wenn sie sich trotz erfolgter Einschränkung des Patentanspruchs auf den Schutz gegen Nachahmung durch Äquivalente in Bezug auf das eingeschränkte Merkmal beruft (E. 4)? Beurteilung einer Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln: Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit (E. 5). Regeste Art. 51 et art. 66 let. a LBI, art. 69 et art. 123 CBE 2000, art. 2 CC; abus de droit, contrefaçon, imitation (équivalence). Argument de la participation à une utilisation littérale de l'invention par les consommateurs (consid. 3). La titulaire du brevet commet-elle un abus de droit lorsqu'elle a limité la revendication du brevet et qu'elle invoque le critère ainsi limité afin d'être protégée contre des imitations par équivalence (consid. 4)? Appréciation d'une violation du brevet avec des moyens équivalents: même effet, accessibilité et même valeur (consid. 5). Regesto Art. 51 e art. 66 lett. a LBI, art. 69 e art. 123 CBE 2000, art. 2 CC; abuso di diritto, copiatura, imitazione (equivalenza). Argomento della partecipazione all'utilizzazione letterale del brevetto da parte degli acquirenti (consid. 3). La titolare del brevetto agisce in modo abusivo se essa, nonostante l'avvenuta limitazione della rivendicazione, si prevale della protezione contro l'imitazione per equivalenti con riferimento alla caratteristica limitata (consid. 4)? Apprezzamento di una violazione del brevetto con mezzi equivalenti: stesso effetto, accessibilità e stesso valore (consid. 5).

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