Beschwerde gegen Nichtigkeitsentscheid zum Streitpatent: Zwischenverallgemeinerung unzulässig, Auslegung ist Rechtsfrage, Patentanwaltskosten nicht zusätzlich erstattungsfähig (Art. 51 PatG, Art. 69 EPÜ 2000)

Tragende Normen

Art. 40 BGG Art. 69 CBE Art. 123 CBE Art. 138 CBE Art. 69 EPÜ Art. 123 EPÜ Art. 138 EPÜ Art. 26 LBI Art. 51 LBI Art. 26 PatG Art. 51 PatG Art. 58 PatG

Zusammenfassung

Eine Partei erhob Beschwerde gegen eine Vorinstanzentscheidung, mit der ein Streitpatent für nichtig erklärt worden war. Streitig war insbesondere, ob die Auslegung der Patentansprüche durch die Vorinstanz rechtsfehlerhaft war und ob die Änderung des Patentanspruchs im Erteilungsverfahren zulässig war. Ferner wurde geltend gemacht, dass die Kosten für einen beigezogenen Patentanwalt zusätzlich zur gesetzlichen Parteientschädigung erstattet werden müssten.

Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab. Es stellte klar, dass die Auslegung von Patentansprüchen eine Rechtsfrage darstellt, die im Beschwerdeverfahren frei überprüfbar ist, und verwies auf Art. 51 PatG und Art. 69 Abs. 1 EPÜ 2000. Die Vorinstanz hatte die Begriffe "extended canopy", "plane of the opening" und "spaced proximally from" korrekt normativ ausgelegt; es handelte sich nicht um Tatfragen, sodass eine Willkürprüfung nach Art. 9 BV entfiel.

Zur Zulässigkeit der Änderung des Patentanspruchs prüfte das Gericht Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG, Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 und Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000. Das Merkmal 1.4.1 ("spaced proximally from the plane of the opening") beruhte auf einer sog. Zwischenverallgemeinerung, da es isoliert aus einer spezifischen Ausführungsform (Figur 3) herausgegriffen wurde, ohne dass der Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen zweifelsfrei hätte erkennen können, dass dieses Merkmal unabhängig von den übrigen Merkmalen der Ausführungsform stand. Damit verstieß die Änderung gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 und führte zur Nichtigkeit nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG.

Zur Kostenfrage entschied das Gericht gemäß Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG, dass der Aufwand für einen Patentanwalt im Bundesgerichtsverfahren durch den reglementarischen Tarif abgegolten sei. Dies beruhte darauf, dass Patentanwälte im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgericht nicht zur Parteivertretung zugelassen sind (Art. 40 Abs. 1 BGG), sodass ihre Tätigkeit nicht als zusätzliche notwendige Kosten im Sinne von Art. 68 Abs. 2 BGG anzusehen war.

Das Bundesgericht verurteilte die unterliegende Beschwerdeführerin zur Tragung der Kosten und Entschädigung in Höhe von Fr. 17'000.-. Die Entscheidung ist bemerkenswert, weil sie die strenge Handhabung des „Goldstandards“ bei der Prüfung von Änderungen nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 bekräftigt und klargestellt hat, dass die normative Auslegung von Patentansprüchen grundsätzlich einer freien Rechtskontrolle unterliegt.

Regeste

a Art. 51 PatG, Art. 69 Abs. 1 EPÜ 2000; Auslegung von Patentansprüchen. Bei der Auslegung von Patentansprüchen handelt es sich um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht im Beschwerdeverfahren frei überprüft werden kann (E. 6.1 und 6.2). Regeste b Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG, Art. 123 Abs. 2 und Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000; Änderungen im Anmeldeverfahren, Zulässigkeit von sog. Zwischenverallgemeinerungen. In der Regel ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Patentanspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander offenbart wurden (sog. Zwischenverallgemeinerung). Voraussetzungen der ausnahmsweisen Zulässigkeit derartiger Zwischenverallgemeinerungen (E. 7.1). Beurteilung im konkreten Fall (E. 7.2). Regeste c Art. 68 Abs. 2 BGG; Parteientschädigung, Beizug eines Patentanwalts. Im bundesgerichtlichen Verfahren gilt der Aufwand für einen allfälligen Beizug eines Patentanwalts als durch den reglementarischen Tarif für die Parteientschädigung abgegolten (E. 8). Regeste a Art. 51 LBI, art. 69 par. 1 CBE 2000; interprétation des revendications. L'interprétation des revendications de brevet est une question de droit qui peut être revue librement par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours (consid. 6.1 et 6.2). Regeste b Art. 26 al. 1 let. c LBI, art. 123 par. 2 et art. 138 par. 1 let. c CBE 2000; modifications de la procédure de demande, admissibilité des généralisations intermédiaires. En règle générale, lors de la modification d'une revendication de brevet, il n'est pas admissible d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement (généralisation intermédiaire). Conditions d'admissibilité exceptionnelle d'une généralisation intermédiaire (consid. 7.1). Examen dans le cas d'espèce (consid. 7.2). Regeste c Art. 68 al. 2 LTF; indemnisation des parties, intervention d'un conseil en brevets. Dans les procédures devant le Tribunal fédéral, les frais éventuels d'un conseil en brevets sont réputés couverts par le tarif réglementaire d'indemnisation des parties (consid. 8). Regesto a Art. 51 LBI, art. 69 par. 1 CBE 2000; interpretazione di rivendicazioni. L'interpretazione di rivendicazioni concerne una questione di diritto, che può essere rivista liberamente dal Tribunale federale nella procedura di ricorso (consid. 6.1 e 6.2). Regesto b Art. 26 cpv. 1 lett. c LBI, art. 123 par. 2 e art. 138 par. 1 lett. c CBE 2000; modifiche nella procedura di deposito, ammissibilità di cosiddette generalizzazioni intermedie. Nell'ambito della modifica di una rivendicazione non è in linea di principio ammissibile estrarre una caratteristica isolata da una serie di caratteristiche che erano state originariamente divulgate solo in combinazione fra di loro (cosiddetta generalizzazione intermedia). Presupposti per eccezionalmente ammettere tali generalizzazioni intermedie (consid. 7.1). Esame nel caso concreto (consid. 7.2). Regesto c Art. 68 cpv. 2 LTF; spese ripetibili, coinvolgimento di un consulente in brevetti. Nella procedura innanzi al Tribunale federale le spese per l'eventuale coinvolgimento di un consulente in brevetti si ritengono coperte dalla tariffa regolamentare sulle spese ripetibili (consid. 8). Aus den Erwägungen: