Patentinhaberin schränkt Klagepatent nach Aktenschluss beim IGE ein: Klage wird gegenstandslos, da ursprüngliches Patent nicht mehr existiert (Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO)

Tragende Normen

Art. 72 BGG Art. 123 EPÜ Art. 24 PatG Art. 26 PatG Art. 28a PatG Art. 60 ZPO Art. 229 ZPO

Zusammenfassung

Zwei Beklagte (Beschwerdeführerinnen) erhoben im Patentrechtsstreit gegen die Klägerin (Beschwerdegegnerin) Einwendungen gegen die Gültigkeit des Klagepatents. Daraufhin erklärte die Klägerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Teilverzicht, wodurch das Patent ex tunc eingeschränkt wurde. Die Beklagten beantragten daraufhin die Gegenstandslosigkeit der Klage, da das ursprüngliche Patent nicht mehr existiere. Das Bundespatentgericht lehnte dies ab und berücksichtigte den Teilverzicht als echtes Novum. Die Beklagten legten Beschwerde beim Bundesgericht ein. Streitpunkt war, ob die Klage nach dem Teilverzicht noch Gegenstand haben konnte und ob der Teilverzicht prozessual zulässig war.

Das Bundesgericht hob das Urteil des Bundespatentgerichts auf und schrieb die Klage als gegenstandslos ab. Der Teilverzicht der Klägerin beim IGE hatte gemäss Art. 28a PatG ex tunc Wirkung, sodass das ursprüngliche Klagepatent nicht mehr existierte. Damit entfiel das Rechtsschutzinteresse der Klägerin, denn es bestand kein Interesse mehr, etwas zu beurteilen, das nicht mehr existierte – eine Prozessvoraussetzung gemäss Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO. Der Teilverzicht war zudem kein zulässiges echtes Novum gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO, weil er nicht ohne Verzug vorgebracht wurde: Er erfolgte erst nach dem Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018, obwohl die Ungültigkeitseinrede bereits in der Duplik vom 23. Oktober 2017 erhoben worden war; eine Kausalität zu den Dupliknoven gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO war daher nicht gegeben. Auch prozessökonomische Erwägungen konnten diesen Mangel nicht ausgleichen. Die Berücksichtigung des Teilverzichts als Novum war somit rechtswidrig. Da das ursprüngliche Patent nicht mehr existierte, war das Verfahren nicht nur materiell, sondern auch formal gegenstandslos – unabhängig davon, ob der Teilverzicht im Verfahren eingeführt werden durfte oder nicht. Die Beschwerdegegnerin trägt sämtliche Kosten des Bundesgerichtsverfahrens und muss den Beschwerdeführerinnen eine Entschädigung von Fr. 7'000.-- zahlen. Dieses Urteil klärt die grundsätzliche Konsequenz eines ex tunc wirksamen Teilverzichts: Er macht die Klage gegenstandslos, sobald sie sich auf ein nicht mehr existierendes Patent stützt – selbst wenn der Verzicht prozessual nicht zulässig ist.

Regeste

Art. 229 Abs. 1 und Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO; Einschränkung des Patentanspruchs, Novenrecht, Rechtsschutzinteresse. Eine ausserhalb des Zivilprozesses geschaffene Einschränkung des Patentanspruchs ist novenrechtlich nicht anders zu behandeln als eine (unbedingt oder bloss eventualiter erklärte) Patenteinschränkung im Zivilprozess (E. 4). Die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der Parteien abhängt (sog. Potestativ-Noven), entscheidet sich danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (E. 5). Der Sorgfaltsnachweis setzt voraus, dass die Dupliknoven kausal waren für die danach vorgenommene Patenteinschränkung; diese hat ohne Verzug zu erfolgen (E. 6). Berücksichtigung des Wegfalls des Rechtsschutzinteresses nach Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO von Amtes wegen; Gegenstandslosigkeit des Verfahrens, nachdem das ursprüngliche Patent, auf das sich die Klage stützte, infolge der vorgenommenen Einschränkung nicht mehr existierte (E. 7). Regeste Art. 229 al. 1 et art. 60 en relation avec l'art. 59 al. 2 let. a CPC; limitation de la revendication du brevet, faits et moyens de preuve nouveaux (nova), intérêt digne de protection. Une limitation de la revendication d'un brevet opérée en dehors du procès civil ne doit pas être traitée différemment, au regard des règles sur les nova, d'une limitation (conditionnelle ou simplement subsidiaire) de brevet survenant dans le cadre du procès civil (consid. 4). L'admissibilité de nova dont l'existence dépend de la volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (consid. 5). La preuve de la diligence requise suppose que les nova produits dans la duplique aient entraîné la limitation ultérieure du brevet; celle-ci doit intervenir sans délai (consid. 6). Examen d'office de la perte d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 60 en relation avec l'art. 59 al. 2 let. a CPC; la procédure est sans objet dans la mesure où le brevet originel sur lequel reposait l'action n'existe plus en raison de la limitation de celui-ci (consid. 7). Regesto Art. 229 cpv. 1 e art. 60 in relazione con l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; limitazione della rivendicazione del brevetto; nova; interesse giuridico. Una limitazione della rivendicazione di un brevetto effettuata al di fuori del processo civile va trattata dal punto di vista del diritto dei nova alla stregua di una limitazione della rivendicazione dichiarata (incondizionatamente o via subordinata) nel processo civile (consid. 4). L'ammissibilità di nova, il cui sorgere dipende dalla volontà delle parti (nova potestativi), viene decisa esaminando se non era possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile nel senso dell'art. 229 cpv. 1 lett. b CPC (consid. 5). La prova della diligenza presuppone che i nova proposti con la duplica fossero causali per la successiva limitazione della rivendicazione; questa dev'essere effettuata immediatamente (consid. 6). La perdita di un interesse giuridico nel senso dell'art. 60 in relazione con l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC va rilevata d'ufficio; la procedura diviene priva d'oggetto dopo che il brevetto originario su cui era basata l'azione non esiste più in ragione dell'effettuata limitazione (consid. 7).

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