Pharmaunternehmen beantragt Aufrechterhaltung eines Patents mit spezifischer Wirkstoffkombination: Kombination aus zwei Listen ohne unmittelbare Offenbarung verletzt Art. 123 Abs. 2 EPÜ (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG)

Tragende Normen

Art. 72 BGG Art. 29 BV Art. 76 EPÜ Art. 123 EPÜ Art. 138 EPÜ Art. 26 PatG Art. 57 PatG Art. 58 PatG Art. 95 ZPO Art. 183 ZPO

Zusammenfassung

Eine Pharmafirma mit Sitz auf den Bermudas ist Inhaberin eines europäischen Patents für pharmazeutische Formulierungen mit Oxycodon und Naloxon zur Schmerzbehandlung und Nebenwirkungsreduktion. Ein Schweizer Pharmaunternehmen klagte beim Bundespatentgericht auf Nichtigkeit des schweizerischen Teils des Patents, weil der Gegenstand über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe. Die Klägerin argumentierte insbesondere, dass die im Eventualantrag formulierten Merkmale – das Gewichtsverhältnis 2:1 und die Reduktion opioid-induzierter Obstipation – aus zwei getrennten Listen der Anmeldung ausgewählt worden seien und keine Basis in der ursprünglichen Fassung hätten. Das Bundespatentgericht erklärte den schweizerischen Patentteil für nichtig und wies die Widerklage ab. Die Patentinhaberin erhob Beschwerde ans Bundesgericht.

Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab und bestätigte die Nichtigkeitserklärung des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP xxx. Der entscheidende Grund war, dass der im Eventualantrag vom 13. Juli 2018 vorgeschlagene Anspruch 1 eine Kombination aus zwei Merkmalen enthält – dem spezifischen Gewichtsverhältnis von Oxycodon zu Naloxon von 2:1 und der Reduktion opioid-induzierter Obstipation –, die jeweils aus unterschiedlichen, unabhängigen Listen der ursprünglich eingereichten Anmeldung stammen. Obwohl beide Merkmale einzeln in der Anmeldung enthalten waren, fehlte es an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung ihrer Kombination im Sinne des Art. 123 Abs. 2 EPÜ, wie vom Bundespatentgericht zutreffend festgestellt wurde. Die Vorinstanz prüfte nicht formalistisch, sondern konkret, ob ein Fachmann diesen Zusammenhang aus den ursprünglichen Unterlagen hätte entnehmen können; sie kam zu Recht zum Schluss, dass dies nicht der Fall sei. Damit verletzte der modifizierte Anspruch Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ und Art. 123 Abs. 2 EPÜ sowie Art. 76 Abs. 1 Satz 2 EPÜ und Art. 57 Abs. 1 lit. c PatG. Die Rüge einer Verletzung des rechtlichen Gehörs nach Art. 29 Abs. 2 BV war unbegründet, da das Bundespatentgericht die Argumente der Beschwerdeführerin sachgerecht geprüft hatte und nicht lediglich auf ein formales Kriterium abstellte. Auch die Rüge einer rechtsfehlerhaften Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 2 lit. a und Art. 105 Abs. 2 ZPO sowie Art. 3 KR-PatGer war unbegründet, da das Bundespatentgericht sein Ermessen nachvollziehbar ausgeübt hatte und die Höhe der patentanwaltlichen Auslagen im vorliegenden Fall gerechtfertigt war. Die Beschwerdeführerin trägt die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- und muss der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 9'000.-- bezahlen. Diese Entscheidung präzisiert die Anwendung des „Singling-out“-Prinzips bei der Beurteilung von Änderungen im Patentanmeldeverfahren und unterstreicht die strikte Auslegung des Art. 123 Abs. 2 EPÜ durch das Bundesgericht.

Regeste

Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG, Art. 123 Abs. 2 und Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000; Patentnichtigkeit, Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren. Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 erlaubt eine Änderung der Patentanmeldung während des Anmeldeverfahrens nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (E. 2.1 und 2.2). Kriterien, nach denen sich die Zulässigkeit des Streichens von Elementen aus Listen mit mehreren alternativen Ausführungsformen oder Merkmalen beurteilt (E. 3.1-3.5). Regeste Art. 26 al. 1 let. c LBI, art. 123 al. 2 et art. 138 al. 1 let. c CBE 2000; nullité du brevet, admissibilité de modifications lors de la procédure de dépôt. L'art. 123 al. 2 CBE 2000 ne permet de modifier une demande de brevet, au cours de la procédure visant à l'obtention de celui-ci, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été initialement déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (consid. 2.1 et 2.2). Critères d'appréciation de l'admissibilité de la suppression d'éléments de listes comprenant plusieurs modes de réalisation ou caractéristiques alternatifs (consid. 3.1-3.5). Regesto Art. 26 cpv. 1 lett. c LBI, art. 123 cpv. 2 e art. 138 cpv. 1 lett. c CBE 2000; nullità del brevetto, ammissibilità di modifiche nella procedura di deposito. L'art. 123 cpv. 2 CBE 2000 permette di modificare la domanda di brevetto durante la procedura di deposito unicamente nei limiti di ciò che l'uomo dell'arte può oggettivamente dedurre direttamente e univocamente, alla data del deposito, dall'insieme dei documenti inizialmente depositati e fondandosi sulle conoscenze generali nel relativo campo (consid. 2.1 e 2.2). Criteri in base ai quali apprezzare l'ammissibilità della soppressione di elementi da liste con maniere di realizzazione o caratteristiche alternative (consid. 3.1-3.5).

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