Beklagte bietet vor Patentanmeldung identisches Verbindungselement an und veröffentlicht es im Flyer: Vorbenützung zerstört Neuheit, Mitbenützungsrecht erübrigt sich (Art. 35 Abs. 1 PatG)

Tragende Normen

Art. 52 EPÜ Art. 54 EPÜ Art. 7 LBI Art. 35 LBI Art. 1 PatG Art. 7 PatG Art. 35 PatG

Zusammenfassung

Eine deutsche Gesellschaft ist Inhaberin zweier europäischer Patente und klagt gegen eine schweizerische Gesellschaft wegen Patentverletzung. Das Bundespatentgericht stellt fest, dass die Beklagte ein Mitbenützungsrecht am Schweizer Teil eines der Patente hat, weil sie bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum das betreffende Verbindungselement gewerbsmässig benutzt hat. Die Beklagte beschwert sich beim Bundesgericht und macht geltend, die Vorinstanz habe die Neuheit des Patents nicht geprüft, obwohl ein Flyer, der das identische Produkt darstellt, vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich war. Streitig ist, ob die Vorbenützung durch den Flyer die Neuheit zerstört und damit das Mitbenützungsrecht ausschliesst.

Das Bundesgericht hebt das Teilurteil des Bundespatentgerichts auf und verweist die Sache zur neuerlichen Beurteilung zurück. Es stellt fest, dass die Vorinstanz den zentralen rechtlichen Zusammenhang zwischen Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG und der Neuheitsvoraussetzung nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG verkannt hat. Denn nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 2 PatG führt jede öffentliche Zugänglichmachung – etwa durch schriftliche Beschreibung wie einen Flyer – vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum zur Zerstörung der Neuheit. Die Vorinstanz selbst hat festgestellt, dass die Beschwerdeführerin bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten hat, das alle Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents EP x verwirklicht, und dass die Produktbroschüre „Flyer C“ vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Damit wäre die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung zerstört, wodurch das Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG erübrigt würde. Die Vorinstanz hat diesen Widerspruch nicht aufgelöst und stattdessen ein Mitbenützungsrecht bejaht, ohne zu prüfen, ob die Vorbenützung nicht vielmehr die Nichtigkeit des Patents begründet. Das Bundesgericht folgert, dass die Vorinstanz die Rechtsfrage unvollständig beantwortet hat und die Sache daher neu zu beurteilen ist. Die Entscheidung unterstreicht die strikte Trennung zwischen einer geheimen Vorbenützung, die ein Mitbenützungsrecht begründen kann, und einer öffentlichen Vorbenützung, die die Neuheit vernichtet und das Patent unwirksam macht.

Regeste

Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 und 2 sowie Art. 35 Abs. 1 PatG; Mitbenützungsrecht und Neuheit. Gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG müssen in einer Weise erfolgt sein, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt; ansonsten wäre die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG erübrigen würde (E. 3.1 und 3.2). Regeste Art. 1 al. 1, art. 7 al. 1 et 2 et art. 35 al. 1 LBI; droit des tiers dérivé d'un usage antérieur et nouveauté. Les utilisations professionnelles ou les préparatifs spéciaux dans ce but effectués avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité au sens de l'art. 35 al. 1 LBI doivent avoir été exécutés d'une manière qui n'ait pas entraîné la divulgation de l'enseignement découlant de l'invention utilisée. À défaut, la nouveauté de l'invention serait mise à néant à la suite d'un usage antérieur public, de sorte que le droit des tiers dérivé d'un usage antérieur au sens de l'art. 35 al. 1 LBI serait d'emblée exclu (consid. 3.1 et 3.2). Regesto Art. 1 cpv. 1, art. 7 cpv. 1 e 2 nonché art. 35 cpv. 1 LBI; diritto di coutenza e novità. Usi professionali o preparativi speciali effettuati a tale scopo prima della data del deposito o della data di priorità nel senso dell'art. 35 cpv. 1 LBI devono essere stati eseguiti in un modo che non porta alla divulgazione dell'insegnamento risultante dall'invenzione utilizzata; altrimenti verrebbe distrutta la novità dell'invenzione in seguito a un evidente uso precedente, ciò che renderebbe superfluo il diritto di coutenza secondo l'art. 35 cpv. 1 LBI (consid. 3.1 e 3.2).

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