IGE lehnt Markeneintragung von "SWISS RE" mit Herkunftsangabe ab: Herkunftsangabe zutreffend, geografische Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses unzulässig (Art. 49 Abs. 1 MSchG)

Tragende Normen

Art. 30 LPM Art. 47 LPM Art. 2 MSchG Art. 30 MSchG Art. 47 MSchG Art. 49 MSchG

Zusammenfassung

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) wies das Markeneintragungsgesuch der Swiss Re Ltd für das Zeichen "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" zurück, weil es eine Herkunftsangabe enthalte und daher irreführend sei. Das Bundesverwaltungsgericht hob diese Verfügung auf und wies das IGE an, das Zeichen ohne geografische Einschränkung der Dienstleistungsliste einzutragen. Das IGE erhob beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen und verlangte die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts sowie die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs.

Das Bundesgericht wies die Beschwerde des IGE ab und bestätigte das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.

Die Swiss Re Ltd hat ihren Geschäftssitz und einen Ort der tatsächlichen Verwaltung unbestritten in der Schweiz. Damit erfüllt sie die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG, nach denen die Herkunft einer Dienstleistung am Sitz und am Ort der tatsächlichen Verwaltung des Dienstleisterunternehmens bestimmt wird. Die beanspruchten Dienstleistungen – Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Finanzwesen und Versicherungswesen – stammen daher markenrechtlich aus der Schweiz. Der Herkunftshinweis „SWISS“ ist folglich zutreffend und nicht irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG sowie Art. 47 Abs. 3 MSchG. Das Zeichen ist daher uneingeschränkt zum Markenschutz zuzulassen. Die Praxis des IGE, sämtliche Dienstleistungsmarken mit Herkunftshinweis vorsorglich und prüfungslos nur mit geografischer Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses einzutragen, ist zu undifferenziert und hält vor Bundesrecht nicht stand, weil sie auch Fälle erfasst, in denen die Herkunftsangabe zutreffend ist und keine Irreführungsgefahr besteht. Die vom IGE geltend gemachten Gründe – insbesondere der erhöhte Prüfungsaufwand bei der Beurteilung des Ortes der tatsächlichen Verwaltung – rechtfertigen diese pauschale Einschränkung nicht. Die Eintragung einer Marke mit zutreffender Herkunftsangabe ändert nichts daran, dass deren missbräuchlicher Gebrauch mit fremder Herkunft nach Art. 47 Abs. 3 lit. a und c MSchG untersagt bleibt.

Die Entscheidung klärt die Anwendung der „Swissness“-Regelung auf Dienstleistungen und stellt klar, dass die Herkunftsbestimmung für Dienstleistungen unternehmensbezogen erfolgt, was eine konkrete Prüfung im Eintragungsverfahren ermöglicht – im Gegensatz zur produktbezogenen Herkunftsbestimmung bei Waren, die eine pauschale Einschränkung rechtfertigen kann.

Regeste

Art. 2 lit. c, Art. 30 Abs. 2 lit. c, Art. 47 und 49 MSchG; irreführende Zeichen; Herkunftsangaben für Dienstleistungen. Grundsätze zur Beurteilung der markenschutzrechtlichen Irreführungsgefahr in Bezug auf Herkunftsangaben (E. 2). Die Praxis des IGE, sämtliche Dienstleistungsmarken mit Herkunftshinweis vorsorglich und prüfungslos einzig für Dienstleistungen entsprechender Herkunft im Markenregister einzutragen, hält vor Bundesrecht nicht stand. Sind die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt, ist die Herkunftsangabe einer Dienstleistung zutreffend und nicht irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c sowie Art. 47 Abs. 3 MSchG. Sie ist ohne geografische Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses einzutragen (E. 5-7). Regeste Art. 2 let. c, art. 30 al. 2 let. c, art. 47 et 49 LPM; signes propres à induire en erreur; indication de provenance pour services. Principes de l'évaluation des risques d'induction en erreur en matière d'indication de provenance (consid. 2). La pratique de l'IPI consistant à inscrire dans le registre des marques, de manière préventive et sans examen, toutes les marques de service avec une indication de provenance, uniquement pour des services correspondant à cette provenance, n'est pas conforme au droit fédéral. Lorsque les conditions de l'art. 49 LPM sont remplies, l'indication de provenance d'un service est correcte et n'est pas propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c et de l'art. 47 al. 3 LPM. Celle-ci doit être inscrite sans limitation géographique de la liste des services (consid. 5-7). Regesto Art. 2 lett. c, art. 30 cpv. 2 lett. c, art. 47 e 49 LPM; segni che possono indurre in errore; indicazioni di provenienza di servizi. Principi per valutare dal profilo del diritto sulla protezione dei marchi il pericolo di indurre in errore per quanto riguarda le indicazioni di provenienza (consid. 2). Non è conforme al diritto federale la prassi dell'IPI di iscrivere nel registro dei marchi, in maniera preventiva e senza esame, tutti i marchi di servizi con un'indicazione di provenienza solo per i servizi con una tale provenienza. Se i presupposti dell'art. 49 LPM sono adempiuti, l'indicazione di provenienza di un servizio è corretta e non può indurre in errore nel senso dell'art. 2 lett. c e dell'art. 47 cpv. 3 LPM. Essa è da iscrivere senza le limitazioni geografiche della lista dei servizi (consid. 5-7).