Patentinhaberin bekämpft Nichtigkeitsurteil: Vorinstanz verkannte Ausführbarkeit des nächstliegenden Standes der Technik bei Fulvestrant-Formulierung (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ, Art. 56 EPÜ)

Tragende Normen

Art. 56 CBE Art. 54 EPÜ Art. 56 EPÜ Art. 7 LBI Art. 1 PatG Art. 7 PatG

Zusammenfassung

Eine Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) bestritt vor dem Bundesgericht das Urteil des Bundespatentgerichts, welches den schweizerischen Teil ihres Europäischen Patents für nichtig erklärt hatte. Die Vorinstanz hatte die erfinderische Tätigkeit verneint, weil sie annahm, die beanspruchte pharmazeutische Formulierung zur Behandlung von Brustkrebs mit Fulvestrant sei für den Fachmann aus dem wissenschaftlichen Aufsatz Howell (D15) in naheliegender Weise erschlossen worden. Die Beschwerdeführerin rügte, die Vorinstanz habe den Begriff der Ausführbarkeit verkannt und nicht geprüft, ob Howell tatsächlich eine technische Lehre mit Lösung offenbart.

Das Bundesgericht hob das Urteil des Bundespatentgerichts auf und wies die Sache zur neuerlichen Entscheidung zurück. Es stellte fest, dass die Vorinstanz den Begriff der Ausführbarkeit einer technischen Lehre verkannt hatte: Eine technische Lehre setzt sowohl ein Problem als auch eine Lösung voraus; Howell beschreibt lediglich, dass eine Depotformulierung mit bis zu 250 mg Fulvestrant in 5 ml Rizinusöl-basierter Trägersubstanz verwendet wurde, enthält aber keine konkrete Angabe zur Zusammensetzung – etwa zu den Mengenverhältnissen von Ethanol, Benzylalkohol, Benzylbenzoat oder zur genauen Konzentration. Da Howell keine Patentschrift ist, gilt keine Vermutung der hinreichenden Offenbarung gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. b PatG oder Art. 83 EPÜ; vielmehr muss der Fachmann aufgrund der im Dokument enthaltenen Informationen und seines Allgemeinwissens mindestens eine konkrete, wiederholbare Lösung ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderische Tätigkeit nacharbeiten können. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt. Die Vorinstanz prüfte nicht, welche konkrete Formulierung das Fachteam unter diesen Bedingungen hätte finden können, und verneinte damit zu Unrecht die Ausführbarkeit der Lehre in Howell. Damit war die Grundlage für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ und Art. 56 EPÜ fehlerhaft. Das Bundesgericht entschied nicht über die Gültigkeit des Patents selbst, sondern nur über die Rechtswidrigkeit der Vorinstanzentscheidung. Die Kostenentscheidung erfolgt durch die Vorinstanz neu.

Regeste

Art. 1 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 2 PatG sowie Art. 54 Abs. 2 und Art. 56 EPÜ 2000; erfinderische Tätigkeit, Stand der Technik. Grundsätze der Beurteilung der Ausführbarkeit bzw. der hinreichenden Offenbarung einer technischen Lehre im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (E. 2.2).

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