Entreprise de personnalisation de montres Rolex: activité commerciale licite après engagement de ne pas stocker de pièces modifiées, mais publicité sur le site internet incomplètement examinée (art. 13 et art. 15 LPM, art. 3 LCD)

Normes déterminantes

Art. 1 LPM Art. 3 LPM Art. 13 LPM Art. 15 LPM Art. 2 CC

Résumé

Une société spécialisée dans la personnalisation de montres de luxe, notamment de la marque ROLEX, est poursuivie par le titulaire de la marque pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle et concurrence déloyale. La cour cantonale interdit plusieurs comportements de la société, notamment l'usage des marques ROLEX dans le commerce et en association avec d'autres signes. La société forme un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la licéité de son activité et la manière dont elle promeut ses services sur son site internet. En particulier, elle soutient que sa pratique consiste à modifier des montres appartenant à leurs propriétaires pour un usage strictement privé, et que son site internet contient des avertissements clairs sur son indépendance vis-à-vis de ROLEX.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il constate que l’activité de personnalisation exercée par la recourante après le 1er octobre 2020 — date à laquelle elle s’est engagée à ne pas détenir de stock de montres personnalisées ou à personnaliser — est licite, car elle consiste uniquement à offrir, contre rémunération, un service de personnalisation sur requête du propriétaire de la montre et pour son usage personnel, sans remise sur le marché de l’objet modifié. Ce modèle d’affaires ne porte pas atteinte au droit d’usage exclusif du titulaire de la marque, même s’il s’agit d’une marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, car l’usage de la marque demeure limité à un cadre privé. En revanche, l’achat test effectué par l’intimée en février 2020, avant toute procédure judiciaire, prouve que la recourante commercialisait alors des montres personnalisées, ce qui constituait une violation des dispositions de l’art. 13 al. 2 let. a, b, c, d et e LPM et de l’art. 15 LPM. Concernant la publicité sur le site internet, le Tribunal fédéral annule l’arrêt cantonal car la juridiction inférieure n’a pas établi de façon suffisante les faits pertinents : elle n’a pas décrit le contenu réel du site, n’a pas pris en compte les avertissements explicites figurant sur toutes les pages (notamment l’obligation d’accepter un avertissement avant accès, la mention d’indépendance, l’absence d’affiliation ou d’autorisation), ni les conditions générales de service qui précisent que les interventions sont exclusivement pour un usage personnel et privé. Ces éléments auraient dû être examinés pour déterminer si les références aux marques de ROLEX relevaient d’un usage informatif licite au sens de l’art. 13 al. 2 let. c et e LPM ou constituaient une pratique trompeuse ou parasitaire au sens de l’art. 3 let. b, d et e LCD. Les frais judiciaires sont partagés entre les parties, compte tenu du succès partiel de la recourante et de sa violation antérieure des droits de propriété intellectuelle.

Regeste

Markenrecht; unlauterer Wettbewerb; Personalisierung von Markenprodukten; Art und Weise, für eine derartige Tätigkeit Werbung zu machen. Schutzbereich der Marken; Prinzip der Erschöpfung im Markenrecht (E. 5.5). Die gewerbliche Tätigkeit, die darin besteht, auf Verlangen des rechtmässigen Eigentümers Markenprodukte für dessen persönlichen Gebrauch zu personalisieren, verstösst weder gegen das Markenrecht noch gegen die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb. Anders verhält es sich dagegen mit einer durch den Inhaber der Marke nicht erlaubten Vermarktung von abgeänderten Markenprodukten, auf denen die Originalmarke weiterhin angebracht ist (E. 5.7). Die Art und Weise, wie ein Unternehmen seine Dienste anbietet und Werbung für seine Tätigkeiten macht, kann gegen das Markenrecht und die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb verstossen (E. 6.4). Regeste Droit des marques; concurrence déloyale; personnalisation de produits de marque; manière de promouvoir une telle activité. Champ de protection des marques; principe de l'épuisement en droit des marques (consid. 5.5). L'activité commerciale consistant à personnaliser des produits de marque, sur requête de leur propriétaire légitime et pour son usage personnel, ne contrevient ni au droit des marques ni aux règles sur la concurrence déloyale. Tel n'est en revanche pas le cas de la commercialisation d'articles de marque modifiés, non autorisée par le titulaire de la marque, sur lesquels subsiste la marque d'origine (consid. 5.7). La manière dont une entreprise offre ses services et fait la promotion de ses activités peut contrevenir au droit des marques ainsi qu'aux règles sur la concurrence déloyale (consid. 6.4). Regesto Diritto dei marchi; concorrenza sleale; personalizzazione di prodotti di marca; modo di promuovere tale attività. Campo di protezione dei marchi; principio dell'esaurimento nel diritto dei marchi (consid. 5.5). L'attività commerciale consistente nel personalizzare prodotti di marca su richiesta del loro legittimo proprietario e per il suo uso personale non contravviene al diritto dei marchi né alle regole sulla concorrenza sleale. Ciò non è per contro il caso per la commercializzazione di articoli di marca modificati, non autorizzata dal titolare del marchio e sui quali sussiste il marchio d'origine (consid. 5.7). Il modo in cui un'impresa offre i suoi servizi e promuove le sue attività può contravvenire sia al diritto dei marchi sia alle norme sulla concorrenza sleale (consid. 6.4).