Lizenzgeberin klagt auf Übertragung einer von Lizenznehmerin angemeldeten Marke im Anmeldungsstadium: Klage zulässig, Anmeldung allein genügt als Anmassung (Art. 53 MSchG)

Tragende Normen

Art. 53 LPM

Zusammenfassung

Die FRACTAL-SWISS AG, Inhaberin bestehender Marken 'Fractal' und 'Fractal-Swiss', klagte gegen die ehemalige Lizenznehmerin A. Sàrl auf Übertragung eines von dieser am 20. März 2019 beim IGE angemeldeten Markenzeichen 'Fractal-Swiss'. Die Vorinstanz war nicht auf das Übertragungsbegehren eingetreten, weil sie meinte, Art. 53 MSchG gelte nur für bereits eingetragene Marken und zudem kein effektiver Gebrauch des Zeichens durch die Beklagte dargetan sei. Streitig war, ob eine Klage auf Übertragung einer noch nicht eingetragenen Marke zulässig ist und ob die bloße Anmeldung als Anmassung i.S.v. Art. 53 MSchG ausreicht.

Das Bundesgericht hob das Urteil der Vorinstanz auf und liess die Beschwerde der FRACTAL-SWISS AG gut. Es entschied, dass die Klage nach Art. 53 MSchG auch auf die Übertragung einer Marke im Anmeldungsstadium gerichtet werden kann, da der Wortlaut zwar auf eingetragene Marken Bezug nimmt, aber die Rechtsprechung und Lehre einhellig die Ausdehnung auf Anmeldungen befürworten – insbesondere um zu verhindern, dass widerrechtliche Registerinhalte unnötig lange bestehen bleiben. Ferner stellte das Gericht klar, dass die Anmassung im Sinne von Art. 53 MSchG bereits mit der treuwidrigen Anmeldung der Marke durch die Beklagte vorliegt, ohne dass ein weiterer, effektiver Gebrauch des Zeichens erforderlich ist; die bloße Anmeldung tangiert die Rechte des besser Berechtigten. Schliesslich betonte das Gericht, dass die Klage voraussetzt, dass die Marke dem Kläger tatsächlich zustehen würde, wenn er sie selbst angemeldet hätte – ein Sachverhalt, der im vorliegenden Fall nicht bestritten wurde und dessen Vorliegen für die Zulässigkeit der Klage entscheidend ist. Die Entscheidung stärkt den Schutz vor Marken-USURPATION bereits im frühen Verfahrensstadium und klärt die Voraussetzungen der Übertragungsklage präzise.

Regeste

Art. 53 MSchG; Klage auf Übertragung einer Marke. Mit der Klage nach Art. 53 MSchG kann die Übertragung einer Marke auch im Anmeldungsstadium verlangt werden; sie ist nicht auf bereits eingetragene Marken beschränkt (E. 3.2.1). Die Klage setzt voraus, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte. Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten ist nicht vorausgesetzt (E. 3.2.2). Regeste Art. 53 LPM; action en cession du droit à une marque. L'action prévue à l'art. 53 LPM permet de demander la cession du droit à une marque également au stade du dépôt de cette dernière; cette action n'est pas limitée aux marques déjà enregistrées (consid. 3.2.1). L'action présuppose que la marque dont la cession du droit est requise eût effectivement appartenu au demandeur s'il en avait lui-même procédé au dépôt. Il n'est pas nécessaire que le défendeur utilise la marque litigieuse (consid. 3.2.2). Regesto Art. 53 LPM; azione di cessione del diritto a un marchio. L'azione prevista dall'art. 53 LPM permette di chiedere la cessione del diritto a un marchio anche allo stadio del deposito di quest'ultimo; essa non è limitata ai marchi già registrati (consid. 3.2.1). L'azione presuppone che il diritto al marchio di cui viene domandata la cessione sarebbe effettivamente spettato all'attore se questi avesse proceduto al deposito. Non è necessario che il convenuto utilizzi il marchio conteso (consid. 3.2.2).